מה זה דו"ח בחינה בפטנטים?
דו"ח בחינה (או המונח המקצועי בברוב מדינות העולם - Office Action ) הוא למעשה דו"ח המסופק על ידי בוחן פטנטים ממשרד פטנטים רשמי, בו מפורטות הסיבות מדוע בקשת פטנט אינה כשירה להירשם כפטנט.
בישראל, בהתאם לחוק הפטנטים התשכ"ז - 1967, בסעיף 20, דו"ח בחינה נקרא "הודעה על ליקויים בבקשת פטנט". במהלך בקשת PCT שמו של הדו"ח הוא "Written Opinion".
דו"ח בחינה מכיל כאמור נימוקים שונים לסיבות אפשריות לאי כשירות הבקשה להירשם כפטנט, לרוב הן יהיו אחת או יותר מהסיבות שלהלן:
פגמים פרוצדורליים- אלו פגמים קלים לתיקון באופן יחסי, הדורשים הכנסה של שינויים על מנת להתאים את נוסח כתיבת הבקשה לדרישות הפורמליות של כל מדינה. ניתן לבצע שינויים אלו גם במהלך שלב בחינת הפטנט.
היעדר התקדמות אמצאתית- (בתחום הפטנטים המצאתית= אמצאתית). זו אחת מהדרישות החשובות ביותר וגם העמומה ביותר. מה היא התקדמות אמצאתית? על מנת לקבוע כי בהמצאה מסוימת לא קיימת התקדמות המצאתית, בוחן הפטנטים יכול לקחת בחשבון המצאות קיימות (כלומר הידע הקיים שיכול לכלול גם פרסומים באינטרנט ומחוצה לו מכל העולם) אף בתחומים שונים ולצרפן יחדיו ולטעון בדו"ח הבחינה כי בצרוף החלקים שנלקחו, ההמצאה ברורה מאליה לבעל מקצוע מהתחום. דרישה זו מעוגנת בסעיף 5 לחוק הפטנטים התשכ"ז – 1967 (הסעיף האמריקאי המקביל הוא סעיף 103).
מנגד, במענה על דו"ח הבחינה, על מבקש הפטנט יהיה להוכיח כי גם בהתחשב בידע הקודם אותו ציטט הבוחן, ההמצאה אינה ברורה מאליה או טריוויאלית גם לאדם המתמצא בתחום ההמצאה.
חוסר חידוש- הדרישה המהותית השנייה בדרך לדבלת פטנט היא הדרישה שעד למועד הגשת בקשת הפטנט, לא התפרסמה ברבים ההמצאה (בכל מקום בעולם) באופן שהיה מאפשר לבעל מקצוע מהתחום לבצע או ליישם את ההמצאה על בסיס אותו פרסום קודם. דרישה זו מעוגנת בסעיף 4 לחוק הפטנטים הישראלי (הסעיף האמריקאי המקביל – סעיף 102). כיוון שקשה יותר לשכנע בוחן על כך שבעל מקצוע לא היה יכול לבצע את ההמצאה על סמך פרסום שהוא מצא, אחת הטקטיקות להתמודדות עם דו"ח בחינה כזה הינה למצוא חומר או אלמנטים שאוזכרו בפירוט הבקשה לגביהם אחת התייחסות בממצא שאוזכר ככזה הפוגע בחדשנות ולהשתמש בו תוך הכנסת השינויים המתבקשים בתביעות.
תביעות חמדניות או כלליות מידי- "תפסת מרובה לא תפסת". על מנת להימנע מהתנגדות מסוג זה בדו"ח בחינה, גם במחשבה קדימה למקרה של תביעת הפרה, מומלץ שלפחות חלק מהתביעות יהיו כאלו שלא מנסות להכליל יותר מידי את היקף ההמצאה ויגדירו את היקף הקניין הרוחני במשורה/ בדייקנות.
הבקשה כוללת יותר מהמצאה אחת- פטנט יירשם על המצאה אחת. לכן, במקרה כזה, במענה לדו"ח בחינה על בעל ההמצאה להגיש בקשה לפיצול ההמצאה בהתאם לדיני המדינה הרלוונטית ו/או לוותר על חלק ממרכיבי ההמצאה.
המצאה שאינה מתאימה לקבל הגנה מסוג פטנט- לא לכל המצאה מתאימה הגנה מסוג של פטנט. החוק שונה בעניין זה בין מדינה למדינה. למשל בישראל, זן חדש של צמחים מוגן תחת חוק זכות מטפחים של זני צמחים, תשל"ג-1973, המצאות על טיפול בבני אדם גם כן אינן זכאיות להירשם כפטנט בישראל, וגם שיטה לעשיית עסקים על פניו אינו זכאי להגנה זו. אך זהו לא המצב בכל המדינות. על מנת להימנע מדו"ח בחינה שיכיל התנגדות מסוג זה מומלץ להתייעץ מראש עם עורך דין קניין רוחני.
במידה וההמצאה שלך הינה לא בתחום טכנולוגי כמוגדר בחוק הפטנטים, כגון שיטה לעשיית עסקים, זן צמח, ועוד, ישנן דרכים וטריטוריות רלוונטיות בהן נוכל להגן על ההמצאה שלך. לשם כך נשמח לספק לך ייעוץ ספציפי למקרה שלך.