מה זה Utility Model ? למי ומתי מתאים רישום Utility Model?
ההגדרה של Utility Model יחסית דומה להגדרה של פטנט, אבל ההגדרה המדויקת משתנה בין מדינה למדינה. אז למה בכל זאת קיימת ההגנה הזו שנקראת Utility Model?
Utility Model שונה מפטנט במספר מובנים עם יתרונות וחסרונות ביחס לפטנט. ראשית, ממציאים פרטיים או חברות קטנות לרוב לא מפעילים מערך מחקר ופיתוח גדול, מה שגורם לכך שהברה פעמים, יש צורך בהגנה להמצאות שהצעד ההמצאתי בהן אינו גדול, (התקדמות המצאתית היא אחת הדרישות הקיימות לאישור בקשה לרישום פטנט) מה שיכול לפגוע בסיכויי קבלת פטנט על ההמצאה שלהם.
על מנת לענות על הצורך הזה, מדינות מסוימות החליטו לתת פתרון מסוג נוסף המתאים גם להמצאות הכוללות גם המצאות "פשוטות יותר"- Utility Model.
מס' נקודות בתמצית שחשוב לדעת על Utility Model :
1. רישום Utility Model זול בצורה משמעותית מרישום פטנט.
2. רישום Utility Model גם מהיר יותר בצורה משמעותית מרישום פטנט.
אז מה רע? למה לא תמיד לרשום Utility Model ?
3. ראשית, בניגוד לפטנט, לא נעשית בחינה מהותית רצינית באותה מידה. יחסית קל יותר לקבל הגנה על Utility Model בהשוואה לפטנט ועל כן במידה וישנה הפרה על ידי צד שלישי, הבחינה המהותית בה ייבחן האם הUtility Model אכן ראוי וזכאי לקבל הגנה תתרחש על ידי בית המשפט הרלוונטי. מסיבה זו Utility Model נחשב לעיתים כ"פטנט נחות" ("petty patent"), או "פטנט חידוש" ("innovation patent").
4. תוקף ההגנה של Utility Model קצר יותר משמעותית בהשוואה לתוקף ההגנה של פטנט.
לפני שאפרט אבהיר כי במקרים מסוימים רישום Utility Model הוא הרישום המתאים! יותר מכך, במקרים רבים יהיה מומלץ לרשום שילוב של פטנט רגיל ורישום Utility Model בטריטוריות נבחרות על אותה ההמצאה. לכן שווה לבחון את היתרונות והחסרונות בהתייחס לכל מקרה בנפרד:
מתי כדאי לרשום הגנה של Utility Model ?
על מנת להבין אם כדאי לרשום הגנת Utility Model במקרה שלך, אנו ממליצים לשקול דבר ראשון את השיקולים הבאים:
טריטוריה ושוק היעד של ההמצאה
ראשית, רישום Utility Model לא קיים בכל מדינה ולכן בדומה לתהליך בניית אסטרטגיה לרישום פטנט, מומלץ להבין איפה נמצאים שווקי היעד של המוצר או ההמצאה ובנוסף- היכן כדאי לחסום פיתוח/ ייצור של ההמצאה.
להלן רשימת המדינות בהן ניתן לקבל הגנת Utility Model :
אלבניה, אנגולה, ארגנטינה, אריפו, ארמניה, ארובה, אוסטרליה, אקוודור , אסטוניה, אתיופיה, פינלנד, צרפת, גרוזיה, גרמניה, יוון, גואטמלה, הונדורס, הונגריה, אינדונזיה, אירלנד, איטליה, יפן, קזחסטן, כווית, קירגיזסטן, לאוס, מלזיה, מקסיקו, OAPI, פרו, פורטוגל , רפובליקת קוריאה, רפובליקת מולדובה, הפדרציה הרוסית, סלובקיה, ספרד, טייוואן, טג'יקיסטן, טרינידד וטובגו, טורקיה, אוקראינה, אורוגוואי ואוזבקיסטן, קולומביה, קוסטה ריקה, צ'כיה, דנמרק, הפיליפינים, פולין, אוסטריה, אזרבייג'ן, בלארוס, בליז, ברזיל, בוליביה, בולגריה, צ'ילה, סין (כולל הונג קונג ומקאו),
מבין הטריטוריות האלו, השווקים הגדולים והרלוונטיים ביותר לממציא/ חברה ישראלית הן סין, גרמניה, איטליה, צרפת, יפן, טאיוואן ורוסיה.
קחו בחשבון - בארה"ב ובישראל לא ניתן לרשום Utility Model.
השיקול הבא הינו מה לדעתך אורך חיי המוצר בשוק?
תוקף ההגנה של Utility Model נע לרוב בין 7-10 שנים לכל היותר, משתנה בין מדינה למדינה, זאת בשונה מ20 שנה של הגנת פטנט. אם מדובר במוצר שהרלוונטיות שלו תחלוף תוך 10-12 שנים וחלק משווקי היעד שלו כוללים את המדינות הנ"ל, נראה על פניו שרישום Utility Model יכול להיות אידיאלי.
שיקול נוסף- שיקולי תקציב וזמן לרישום זכויות IP
כמו שהזכרנו למעלה, עלות רישום Utility Model נמוכה משמעותית מרישום פטנט בין היתר לנוכח העובדה שאין בחינה מהותית באותה רמה, זה חותך עלויות משמעויות של הגשת מענה לדוחות בחינה. בחלק מהמדינות, הליך הבחינה לרישום Utility Model מתמצא בבדיקה האם הבקשה עונה לדרישות הפורמליות ותו לאו ולאחר מכן מתבצע הרישום.
כמו כן, הליך הרישום של Utility Model לוקח בדרך כלל בין 6-8 חודשים בהשוואה למספר שנים כשמדובר ברישום פטנט במדינות מרובות. מכאן, אם יש לכם צורך ברישום הגנה מהירה וזולה, Utility Model הוא אפשרות לא רעה.
מעבר לכך, ניתן להשתמש בדין קדימה של בקשת פטנט שהגשתם על מנת לרשום את ה Utility Model. כמו כן, ניתן להגיש בקשה לרישום Utility Model בחלק מהשלב הלאומי לאחר שלב הPCT. לחילופין, להשתמש בבקשת ה Utility Model לצורך דין קדימה.
סוג ההמצאה ורמת החדשנות שהיא מביאה לשוק
האם מדובר בהמצאה מהפכנית או שמא מדובר בשדרוג קל וחכם למוצרים הקיימים? ככלל אצבע, רישום Utility Model יותר מתאים להמצאות פשוטות יותר או כאלו שהחידוש הטכנולוגי בהן יחסית מוגבל. ניתן לרישום Utility Model על המצאה משוכללת אך מבחינת כדאיות כוללת בהתחשב ביתר הנסיבות, סיכויי הכדאיות של רישום Utility Model גובר- אך זה לא מחייב כלל.
בנוסף, יש לקחת בחשבון שבמדינות מסוימות, רישום Utility Model מוגבל לתחומי טכנולוגיה מסוימים ולא ניתן לרישום על כל סוג המצאה. כמו כן, בשונה מפטנט, בחלק גדול מן המדינות הרלוונטיות לא ניתן לתבוע שיטה לביצוע תהליך/ חומר כימי/ צמחים כחלק מרישום Utility Model. (להגנה על צמחים אנא ראו את העמוד להגנה על זני צמחים כאן).
בחינה אמיתית של Utility Model ועמידה בבית משפט מול מפר פוטנציאלי
במידה והייתה נעשית בחינה מהותית, האם ההמצאה שלך עדיין הייתה נמצאת זכאית לרישום בהתחשב בידע הקיים? ניתן לבצע מחקר מעמיק עצמאי (באמצעות משרד עו"ד מקצועי מהתחום) ולקבל הערכה מבוססת לתשובה לשאלה הזו. במידה והתשובה היא כן, זו היא עוד אינדיקציה לכך שרישום Utility Model יהווה רישום תקף ויעיל תוך חיסכון בעלויות הרישום.
לסיכום,
מתי כדאי לרשום Utility Model כדי להגן על המוצר שלך?
באופן אידיאלי, רישום Utility Model הכי מתאים כשמדובר במוצר שלפחות בחלק משווקי היעד שלו ניתן לרשום Utility Model, נעשית בחינה מהותית לפטנט בטריטוריה אחת לפחות (ישראל או ארה"ב לדוגמא), החשיבות של המונופול השוק בשנים הראשונות הינה מהותית, ישנם שיקולי תקציב שמצריכים חיסכון בעלויות בטווח הקצר ושמסגרת הזמן בה תינתן הגנת ה Utility Model תספיק על מנת לקצור את מירב הפירות מההמצאה שלך!
בהצלחה! נשמח לעמוד לשרותך ולספק ייעוץ נוסף על מנת לעזור לך להחליט על אופן הרישום הנכון עבורך וכמובן לבצע זאת על הצד הטוב ביותר.
הכותב הינו עורך דין עומרי סגל, שותף מנהל במשרד עוה"ד סגל